Kötüniyetli Marka Tescilinin İspatında Fuar Katılımının Rolü ve Dava Konusuz Kalmasında Gider Rejimi: Yargıtay’ın Güncel Görüşü (E. 2023/6734)

Özet

Bu akademik makale, Yargıtay [https://karararama.yargitay.gov.tr/] 11. Hukuk Dairesi’nin 20.11.2024 tarihli, 2023/6734 E., 2024/8132 K. sayılı ONAMA kararı ekseninde, Sınai Mülkiyet Kanunu [https://etkinpatent.com/sinai-mulkiyet-kanunu/] (SMK) m. 6/9 hükmündeki kötüniyetli marka tescili iddiasının ispat kriterlerini incelemektedir. Karar, yurt dışında tescilli olan GIA markasının, Türkiye’deki bir fuar etkinliğinde kullanılması bilgisini edinen davalının, aynı ibareyi içeren markayı tescil ettirmesini kötüniyetli kabul etmiştir. Yargıtay, dava konusuz kalsa bile (markanın süresinin bitmesi nedeniyle), Bölge Adliye Mahkemesi’nin HMK m. 331/1 uyarınca, dava tarihi itibarıyla davacının haklılık durumunu esas alarak yargılama giderlerini davalıya yüklemesini onamıştır. Bu içtihat, yurt dışı markaların tescilsiz fiili kullanımının, kötüniyetli tescile karşı güçlü bir koruma sağladığını ve hukuki mücadelenin yargılama gideri açısından da karşılık bulacağını göstermesi açısından büyük öneme sahiptir.

Giriş

Fikri mülkiyet hukuku, sınai hakları koruma altına alırken, aynı zamanda hukukun genel ilkelerinden olan dürüstlük kuralı (TMK m. 2) ile de sıkı bir ilişki içindedir. Marka hukukunda bu ilkenin en somut yansıması, kötüniyetli marka tescili yasağıdır (SMK m. 6/9). Bir markanın tescil edilebilirliğini engelleyen bu mutlak ret nedeni, özellikle yurt dışı markaların Türkiye pazarına girişi sırasında karşılaştığı haksız tescil girişimlerine karşı temel savunma mekanizmasını oluşturur.

Bu çalışmanın inceleme konusu olan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 20.11.2024 tarihli kararı, yurt dışı tescilli “GIA Gemological Institute of America” markasının, Türkiye’de fuara katıldıktan hemen sonra yerel bir rakip tarafından “GIA Gemological Institute of Ankara” adıyla tescil edilmesi vakasını ele almaktadır. Makalenin amacı, bu emsal karar ışığında, Yargıtay’ın kötüniyetin ispatındaki somut kriterlerini, kararın gerekçelerini ve bu görüşün destekleyici içtihatlar ile doktrindeki yerini derinlemesine incelemektir.

 İnceleme Konusu Yargıtay Kararının Analizi

 Yargıtay’ın Hukuki Değerlendirmesi ve Dayandığı Temeller

Yargıtay‘ın bu kararı onamasında dayandığı temel hukuki argümanlar, SMK’daki özel hükümler ile genel hukuk ilkelerinin kesişim noktasını işaret eder:

1. Kötüniyetli Tescil Karinesi (SMK m. 6/9): Yargıtay, İlk Derece ve BAM’ın tespitini destekleyerek, davalının, davacının Türkiye’de fuara katıldığını bilerek ve sadece gemoloji gibi çok sınırlı bir çevrede bilinen bir alanda, davacı markasının ayırt edici unsurunu (GIA) birebir kopyalamasını, tescil anında kötüniyetin somut kanıtı olarak kabul etmiştir. Kötüniyet, markanın haksız amaçlarla tescil edildiğini gösterir.
2. İltibas Tehlikesi (SMK m. 6/1): Markaların esas unsurlarının ve faaliyet sınıflarının aynı olması, aradaki benzerliğin iltibas tehlikesi yaratacağını kabul etmiştir. Davalı markasına eklenen “Ankara” ibaresinin, markalar arasındaki benzerlikten kaynaklanan karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı saptanmıştır (Yargıtay 11. HD, E. 2016/100).
3. Dava Konusuz Kalması ve Gider Rejimi (HMK m. 331/1): Markanın, dava sürecinde müddet olması (tescil süresinin dolması) nedeniyle sicilden terkin edilmesi üzerine, karar verilmesine yer olmadığı hükmü verilmesi usul hukuku açısından doğrudur. Ancak Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi’nin, yargılama giderlerini karara bağlamak için, davanın açıldığı anda kötüniyetin varlığını tespit ederek davacının haklı olduğuna karar vermesini HMK m. 331/1 uyarınca yerinde görmüş ve bu tespiti onamıştır. Bu, esasa ilişkin haklılığın, usulü bir karar karşısında dahi korunacağını gösterir.

Gerekçenin Analizi ve Mantık Silsilesi

Kararın gerekçelendirilmesinde izlenen mantık silsilesi, kötüniyetin tespiti ve davanın akıbeti olmak üzere iki ana aşamada incelenebilir:

1. Kötüniyetin Somutlaşması:
   • Bilgi (Fuarda Rastlaşma): Davacı, Mart 2012’de Türkiye’deki fuara katılmış; davalı da bu fuarın katılımcısıdır. Bu, davalının davacı markasının Türkiye’ye giriş niyetini ve varlığını doğrudan bildiğini gösterir.
   • Kasıt (Kopyalama): Davalı, bu bilgiyi edindikten çok kısa bir süre sonra (Mayıs 2012), özel bir sektördeki markanın ana ibarelerini (GIA Gemological Institute) birebir kopyalamıştır. Bu, haksız iktisap kastının varlığını işaret eder.
   • Nihai Tespit: Yurt dışı tescilli markanın fuar yoluyla fiilen kullanılması ve davalının bu kullanımdan haberdar olması, kötüniyetli tescilin kabulünü zorunlu kılmıştır.
2. Usul Hukukundaki Sonuçlar:
   • Konusuzluk: Dava konusu marka süresinin dolmasıyla sicilden terkin olduğu için, hükümsüzlük talebi hakkında esas (kabul/red) kararı verilmesine gerek kalmamıştır.
   • Gider Yükümlülüğü: Ancak mahkeme, kötüniyetin varlığını tespit ederek, davacının davasını açarken haklı olduğunu saptamış ve bu haklılık durumuna dayanarak tüm yargılama giderlerini ve marka tescil ücreti [https://etkinpatent.com/marka-tescil-ucreti/] gibi masrafları davalıya yüklemiştir. Yargıtay, bu kararı onayarak usul ve esası birleştirmiştir.

Karardaki Kilit Cümleler

Yargıtay‘ın görüşünü en net biçimde özetleyen kilit tespitler şunlardır:

• “…davalının da bu fuarın katılımcıları arasında yer aldığı, 22.05.2012 tarihinde de dava konusu markanın tescili için başvurduğu… İlk Derece Mahkemesince tescilde kötü niyetin kabul edilmesinin yerinde görüldüğü…”
• “…sınırlı sayıda kişinin bildiği jemoloji, gemological ibaresinin ve davacı markasının aynısının seçilmesi ve fuar ile tescil başvurusu arasındaki sürenin de dikkate alındığı…”
• “…dava tarihi itibarı ile davacının haklılık durumu nedeni ile yargılama giderleri davalı taraf üzerinde bırakıldığı gerekçesiyle… karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş…”

Yargıtay’ın Konuya İlişkin İstikrarlı Görüşü ve Destekleyici İçtihatlar

İncelenen karar, Yargıtay’ın kötüniyetli marka tesciline karşı istikrarlı bir şekilde uyguladığı içtihadın güncel bir örneğidir.

 Uygulamadan Örnekler ve Hukuki Niteleme Sorunları

 Çekişme Konusu Somut Örnekler

Kötüniyetli tescilin kabulü, her zaman somut delil gerektirse de, Yargıtay’ın içtihadı belirli durumlar için güçlü karineler oluşturmuştur:

• Örnek A (Kötüniyetli Tescil – Fuarla İlişki): İtalyan “PASTA-PERFETTA” makarna firması, İstanbul Gıda Fuarı’na katılır ve katalog dağıtır. Fuardan 2 ay sonra, fuarda stant açan bir Türk firma, markayı küçük bir ekle “PASTA-PERFECT-TÜRKİYE” adıyla tescil ettirir. Yargıtay Bakış Açısı: Davalı firmanın, davacının markasının varlığını ve Türkiye pazarına giriş niyetini fuar aracılığıyla bildiği açıktır. İtalyan markasının birebir aynısının tescil edilmesi, SMK m. 6/9 kapsamında kötüniyetin somut göstergesidir ve tescil hükümsüz kılınır. Bu, ana karardaki GIA-fuara katılım ilişkisiyle tam olarak örtüşmektedir.
• Örnek B (Kötüniyet Olmaması): Bir Türk girişimci, internette rastladığı “Sakura-Blossom” ibaresini beğenerek tescil ettirir. Davacı Japon firması ise markasını 15 yıldır yurt dışında kullanmasına rağmen, Türkiye’de hiçbir tanıtım veya ticari faaliyette bulunmamıştır. Yargıtay Bakış Açısı: Davalının markayı tescil anında bildiğine dair somut bir kanıt (ticari ilişki, katalog, fuar katılımı vb.) yoksa, sırf yurt dışında tescilli olması kötüniyet için yeterli olmayabilir. İspat yükü davacıdadır ve bu durumda dava reddedilebilir.

Karşılaştırmalı Analiz: Hukuka Aykırılık Kriterleri

 Bilimsel Görüşler

Yargıtay‘ın bu konudaki yaklaşımı, doktrindeki ağırlıklı görüşle tam bir paralellik arz etmektedir:

• Dürüstlük Kuralı: Prof. Dr. Fikret Eren ve Prof. Dr. Yüksel Erdoğmuş gibi akademisyenler, kötüniyetli tescil kavramının, Medeni Kanun’un 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralının marka tescili safhasına yansıması olduğunu vurgular. Marka tescil hakkının, bir başkasının itibarını veya emeğini haksız yere iktisap etme aracı olarak kullanılmasına müsaade edilmemesi esastır.
• Kötüniyet Karinesinin Güçlülüğü: Prof. Dr. Arslan Kaya da, özellikle davalının, tescilsiz yabancı markanın Türkiye’deki fiili bilinirliğinden (fuar, katalog, ticari teklifler) haberdar olmasının ispatlanması durumunda, kötüniyet karinesinin son derece güçlü olduğunu ve bu karinenin, davalının tesadüf savunmasını çürüteceğini belirtmektedir.

Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Bakış

İncelenen karar, Türk marka tescil hukukunun uluslararası standartlarla ne ölçüde örtüştüğünü göstermesi açısından önemlidir:

• Paris Sözleşmesi ve AİHM: Yargıtay’ın benimsediği kötüniyet yaklaşımı, fikri mülkiyet haklarının korunmasında haksız rekabeti önleme amacını taşıyan Paris Sözleşmesi’nin temel ilkeleriyle uyumludur. Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) doğrudan marka hükümsüzlüğü kararı vermese de, mülkiyet hakkı olarak markanın (AİHS Ek 1, m. 1) korunması, kötüniyetli eylemlere karşı etkili bir ulusal yargı yolunun varlığını gerektirir.
• Avrupa Birliği (AB) Hukuku: Avrupa Birliği Marka Hukuku’nda (EUTMR) kötüniyet (bad faith), marka başvurusuna karşı en sık ileri sürülen ve mahkemelerce ciddiye alınan mutlak ret nedenlerinden biridir. AB Adalet Divanı’nın (CJEU) kararları da, Yargıtay‘ın bu kararda kullandığı gibi, davalının markayı bilerek tescil ettirme kastını (örneğin eski ticari ortaklık, distribütörlük veya fuar gibi bilgi kaynaklarından haberdarlık) kötüniyetin temel kanıtı saymaktadır. Türk Hukuku’nun bu konuda uluslararası pratiği yakaladığı görülmektedir.

Sonuç

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin E. 2023/6734 sayılı kararı, Türk marka tescil hukukunda kötüniyetli tescil kavramının ispatı ve hukuki sonuçları açısından net bir yol haritası sunmaktadır.

1. Fiili Kullanım Yeterliliği: Uluslararası tanınmışlığa ulaşılmasa bile, bir markanın Türkiye’deki fuar katılımı veya ilgili sektörce biliniyor olması, kötüniyetin varlığı için yeterli karine teşkil eder.
2. Dürüstlük İlkesi Üstünlüğü: Aynı sektörde yer alan ve rakibinin markasını bilerek tescil eden bir tarafın eylemi, dürüstlük kuralına aykırı kabul edilerek hükümsüzlük talebinde bulunma hakkı korunur (Yargıtay HGK, E. 2020/11-700).
3. Yargılama Giderlerinde Haklılık: En önemlisi, dava konusuz kalsa dahi, davanın açılış anındaki haklılığın (kötüniyetin varlığının) tespit edilerek yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesi, hak arama hürriyetini ve hukuki mücadeleyi teşvik eden adil bir çözümdür.

Uygulayıcılara tavsiye, yabancı markalar adına marka tescil başvurusu yapmadan önce, markanın Türkiye’deki herhangi bir fuar, internet veya ticari ilişki yoluyla fiili bilinirliğinin olup olmadığının detaylıca araştırılmasıdır; aksi takdirde, tescil, hükümsüzlük riski ve yargılama gideri yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Soru: Kötüniyetli marka tescili (SMK m. 6/9) nedir? Cevap: Bir kişinin, başkasına ait ve bilinen bir markayı, o markanın itibarından haksız yere yararlanmak veya gerçek hak sahibinin Türkiye’deki faaliyetlerini engellemek amacıyla kendi adına tescil ettirmesidir.
2. Soru: Bir marka tescilinin kötüniyetli olduğu nasıl ispatlanır? Cevap: Kötüniyet, genellikle davalının tescil anında davacının markasını bildiğine veya bilmesi gerektiğine dair somut delillerle (ticari ilişki, fuar katılımı, kataloglar vb.) ispatlanır.
3. Soru: Yurt dışı tescilli bir markanın Türkiye’de tescili yoksa, kötüniyet iddiası ileri sürülebilir mi? Cevap: Evet. Yargıtay’a göre, marka Türkiye’de tescilli olmasa bile, fuar katılımı veya tanıtım gibi yollarla ilgili sektörce fiilen bilinir hale gelmişse kötüniyet iddiası ileri sürülebilir. (Yargıtay 11. HD, E. 2023/6734)
4. Soru: Yargıtay, fuar katılımını neden kötüniyetin delili saymıştır? Cevap: Fuar katılımı, markanın Türkiye pazarına giriş yaptığını ve rakip firmaların bu markayı görerek bilgi sahibi olduğunu gösteren somut bir delildir. Kararda davalının da aynı fuarın katılımcısı olması bu karineyi güçlendirmiştir.
5. Soru: Kötüniyetli tescilin kanuni dayanağı hangi maddedir? Cevap: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)‘nun 6. maddesinin dokuzuncu fıkrası (m. 6/9) bu yasağın kanuni dayanağını oluşturur.
6. Soru: Kötüniyetli olduğu tespit edilen markanın hukuki sonucu nedir? Cevap: Markanın hükümsüzlüğüne karar verilir ve sicilden terkin edilir.
7. Soru: Kötüniyetli tescilde hükümsüzlük davası için bir hak düşürücü süre var mıdır? Cevap: Hayır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun istikrar kazanmış kararlarına göre, tescil anında kötüniyetin varlığı tespit edildiği takdirde, dava açma süresi (5 yıl) işlemeyecektir. (Yargıtay HGK, E. 2020/11-700)
8. Soru: Marka, dava devam ederken tescil süresi bittiği için silinirse (müddet olursa) ne olur? Cevap: Bu durumda, mahkeme davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmeder (Yargıtay 11. HD, E. 2023/6734).
9. Soru: Dava konusuz kalırsa yargılama giderleri kime yüklenir? Cevap: HMK m. 331/1 uyarınca, yargılama giderleri, davanın açıldığı tarihteki haklılık durumuna göre belirlenir. Yargıtay, kötüniyetin tespiti nedeniyle davacının haklı olduğuna karar verilerek giderlerin davalıya yüklenmesini hukuka uygun bulmuştur.
10. Soru: Davalı, dava konusu markayı kullanmadığını iddia ederek kötüniyetten kurtulabilir mi? Cevap: Hayır. Kötüniyet, tescil anındaki niyeti ifade eder. Markanın kullanılıp kullanılmaması, kötüniyetin varlığını ortadan kaldırmaz.
11. Soru: Davalı markaya coğrafi bir ibare (örn. “Ankara”) eklenmesi iltibası ortadan kaldırır mı? Cevap: Hayır. Yargıtay’a göre, markanın ayırt edici esas unsurları aynı kaldığı sürece, “Ankara” gibi bir coğrafi ekleme, tüketici nezdinde oluşacak iltibas tehlikesini ortadan kaldırmaz.
12. Soru: İltibas (karıştırılma) tehlikesinin tespiti için hangi kanun maddesi esas alınır? Cevap: SMK m. 6/1 (karıştırılma tehlikesi) ve eski 556 KHK m. 8/1.
13. Soru: GIA kararında markalar hangi açılardan benzer bulunmuştur? Cevap: Markayı oluşturan ana unsurlar (GIA Gemological Institute) ve tarafların faaliyet gösterdiği sektörler (jemoloji/değerli taşlar) bakımından benzerlik tespit edilmiştir.
14. Soru: Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdindeki itirazlar kötüniyet gerekçesiyle reddedilmişse, mahkemede dava açılabilir mi? Cevap: Evet. TÜRKPATENT kararları aleyhine mahkemede hükümsüzlük davası açılabilir. Mahkeme, idari karardan bağımsız olarak kötüniyet tespitini yapma yetkisine sahiptir.
15. Soru: Kötüniyetli tescil, marka tescil sürecinde mutlak ret nedeni midir? Cevap: Evet, SMK m. 6/9 mutlak ret nedenleri arasında sayılmıştır.
16. Soru: TÜRKPATENT‘e yapılan itiraz süresini kaçıran hak sahibi, daha sonra dava açabilir mi? Cevap: Evet. İtiraz süresinin kaçırılması, mahkemede hükümsüzlük davası açma hakkını ortadan kaldırmaz, özellikle kötüniyet iddiası varsa.
17. Soru: Kötüniyetli tescil yasağı hangi hukuki ilkeye dayanır? Cevap: Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralı ilkesine dayanır.
18. Soru: Paris Sözleşmesi‘nin bu konudaki rolü nedir? Cevap: Sözleşme, tanınmış markaların korunması ve haksız rekabetin önlenmesi ilkelerini içerir. Yargıtay’ın kararı da bu uluslararası koruma mantığıyla paralellik gösterir.
19. Soru: Yargıtay’ın bu kararı, Avrupa Birliği marka hukuku ile uyumlu mudur? Cevap: Evet. AB Marka Hukuku’nda da kötüniyet (bad faith) mutlak ret nedenidir ve bilgi akışının ispatı kötüniyetin tespiti için kilit rol oynar.
20. Soru: Ticari vekil veya distribütörün kendi adına tescili de kötüniyet sayılır mı? Cevap: Evet. Yargıtay içtihatlarına göre, vekil veya temsilcinin müvekkilinin markasını kendi adına tescil ettirmesi, sadakat yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı mutlak kötüniyetli tescil kabul edilir (SMK m. 6/2).
21. Soru: Dava konusuz kaldığında verilen karar verilmesine yer olmadığı kararı esas hakkında bir karar mıdır? Cevap: Hayır, usule ilişkin bir karardır. Ancak bu karara esas teşkil eden ve yargılama giderlerini etkileyen haklılık tespiti esasa ilişkindir.
22. Soru: Marka tescil başvurusu yaparken nelere dikkat edilmelidir? Cevap: Başvurudan önce markanın yurt içinde ve yurt dışında fiili bilinirliği, tescilleri ve ticari ilişkilerde kullanılıp kullanılmadığı detaylıca araştırılmalıdır.
23. Soru: Dava konusu markanın terkin edilmesi (silinmesi) halinde, davacı tescil ettirme hakkı kazanır mı? Cevap: Evet. Hükümsüzlük veya terkin kararı, davacının aynı markayı tescil ettirmesinin önündeki engeli kaldırır.
24. Soru: Kötüniyetin tespiti, dürüstlük kuralının ihlali anlamına mı gelir? Cevap: Kesinlikle. Kötüniyetli tescil, fikri mülkiyet hukukunda dürüstlük kuralının (MK m. 2) en ağır ihlallerinden biri olarak kabul edilir.
25. Soru: Bu karardaki markanın sektörüne ilişkin özel ibare (jemoloji/gemoloji) neden önemlidir? Cevap: Çok sınırlı sayıda kişinin bildiği, özel bir sektöre ait ibarenin davacı markasıyla aynı şekilde seçilmesi, tesadüfi seçim iddiasını zayıflatır ve kopyalama kastını güçlendirir.
26. Soru: Yargıtay bu kararla, tescil ettirmeyen markanın korunmasını mı sağlamıştır? Cevap: Evet, tescil olmasa bile, fiili kullanım ve bilinirlik yoluyla dürüstlük kuralı çerçevesinde koruma sağlamıştır.
27. Soru: Davalı vekilinin istinaf ve temyiz talepleri neden reddedilmiştir? Cevap: İstinaf kısmen kabul edilip usulde karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş, ancak temyiz incelemesinde BAM’ın verdiği kararın, esasa ilişkin haklılık tespiti (kötüniyet) ve usulü sonucu (konusuzluk) itibarıyla usul ve yasaya uygun olduğu görülerek temyiz reddedilmiştir.
28. Soru: Davacı, tanınmış marka statüsünde değerlendirilemese bile neden haklı bulunmuştur? Cevap: Tanınmış marka statüsünde değerlendirilmesi mümkün olmasa dahi, davalının markayı tescil anında bilerek ve kötüniyetli olarak tescil ettirmesi, hükümsüzlük için yeterli bir nedendir.
29. Soru: Aynı markanın seri tescil olması, kötüniyeti ortadan kaldırır mı? Cevap: Hayır. Davalının aynı markayı seri halinde tescil ettirmesi, asıl markanın kötüniyetli olduğu tespiti karşısında bir koruma sağlamaz.
30. Soru: Kötüniyetli tescil davasında davacı, tescilli markanın kendisinden devrini isteyebilir mi? Cevap: Evet. SMK m. 10 uyarınca, kötüniyetli tescil durumunda, gerçek hak sahibi markanın kendi adına devrine de karar verilmesini talep edebilir.

Bülent AYDIN
Marka Uzmanı
Etkin Patent Kurucusu ve Yöneticisi

NOT:

“Yorumlar, ilgili Yargıtay kararlarının öznel değerlendirmesidir. Her somut olay farklılık gösterebilir. Buradaki açıklamalar genel bilgilendirme amaçlıdır, bağlayıcı hukuk görüşü teşkil etmez.”